怎样在美国保护您的商标

by nwmlaw on 2016-03-12 18:09 viewed: 289 times
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作者: 新未名律师事务所 蔡律师

越来越多的中国企业在美国提出商标申请。我们事务所为国内某民营企业代理的商标申请最近顺利通过了美国专利商标局(USPTO)的商标审查律师的检索审查,可望于近期得到正式批准注册。

大家经常见到标志商标的两个符号:一个是®,另一个是™。这两者有什么区别呢?前者只有已经在USPTO注册了的商标才能使用,圆圈和里面的字母R代表"Registered Trademark"; 而没有注册的商标只能使用后者,™是"Trademark"的缩写。 换句话说, 使用™符号的商标在某些方面是"二等公民",得到的法律保护不如已经在美国联邦政府注册的商标。

举例来说,我生产和销售的一系列电子产品质量可靠,广受欢迎。为了让大家认明来源,放心购买,我给产品起了一个商标叫"连通"牌(Connection)。 此后,我的电子产品生意更加兴隆,从DC附近扩展到东海岸其他几个州。如果我只是使用这个商标而没有注册,有什么风险呢?其他人有可能在加州和德州等地出售同样名字的产品,在我的顾客中造成混淆,影响我提供的产品的声誉。更有甚者,因为他们先用"连通"的名字占了那些地方,当我想把生意扩展到加州和德州的时候,反而不能用现有的名字了!

这只是一个麻烦。设想另一个场景: 五年以后,我的生意传给了亲戚经营。这时候,有人提出我的商标并不独特,不应当受到保护;或者质疑我开始使用该商标的日期,说有人从三四年前开始大量生产"连通"牌服装,要求限制我对商标的使用。可是我已经通过多年的经营和大量广告投入把我的生意和这个商标密切联系在一起,停止使用这个商标会造成重大损失。这该怎么办?

如果我一开始就注册了商标,就会减少很多麻烦,并带来很多潜在的好处。我的注册在法律上可以认为是向全体公众宣告了我对这个商标的拥有权。即便我当时的生意范围只局限在DC附近,全国各地的同行也没有人能够使用同样的商标来提供服务。如果在我注册之前已经有人在加州湾区使用同样的商标,在我注册以后,他还可以在湾区继续使用,但基本上不可以把使用范围扩充到其他地方。

此外,我还可以通知美国海关我已经注册了"连通"牌商标,用来阻止别人从国外进口侵犯我商标的产品。遇到有人侵权,我还可以告到联邦法院。

更重要的是,注册商标在法律上推定(Legal Presumption)为有效的和属于注册人的。比如说,如果我提出有人侵犯了我的商标权,而对方提出异议,说我的商标无效,异议人需要满足举证的义务。

在这里,我们有意选择了一个看起来不那么独特的商标:"连通"牌(Connection)。如果有人想要取消我的商标权利,他可以提出,"连通"用在电子产品上属于描述(descriptive)类型,不够独特(distinctive),只是对电子产品性质的一般说明,并不能把我的产品和别人的区分开来,因此不能作为有效商标。我应该怎么应对?

一种办法是多花钱,请律师,查案例,写文件,期待法庭作出对我有利的判决,还不一定保险。另一种简单的办法是,如果我的商标已经注册达到五年,在这五年里不曾有人提出反对,我的注册商标就成为"毋庸置疑的"(incontestable),反对者不能再用上面的理由攻击我的注册商标。这样一来,如果对方使用了与我相同或者相似的商标,他就要更认真考虑赔偿问题了。

从上面的说明,我们可以看到把自己的商标在USPTO注册的种种好处。商标注册不仅限于产品,也包括服务。比如说您有一个房屋装修或者搬家的公司,或者一个店铺,声名远扬,大家依赖您的商标来辨别您提供的服务,与其他人区分,也可以注册。与专利和版权保护不同,商标注册提供的保护没有期限,可以一直延续下去。只要这个注册商标还在使用,它就会得到保护。

我们了解到,一些人从各种渠道(包括国内厂家)进货,然后在网上(比如eBay)和其他地方销售,在此过程中侵犯了一些著名厂商的商标,随后收到赔偿要求。这显然是得不偿失的。国内有"窜货"或者"冲货"的说法,用在国际市场,则应当注意某些产品在生产和销售时已经有预定的市场。把这些产品拿到其他市场上销售,即使卖的是正品,也有可能陷入麻烦。

相比之下,如果产品质量可靠,来路明白,而又想赢得回头客,在竞争中脱颖而出,建立自己的商标是一个有效的办法。另一方面,如果拥有美国的注册商标,对国内的采购和销售都会带来帮助,在一些时候也有广告效应。

这不仅限于服装和电子产品等。比如说,原产中国的手工艺品,小商品,家具,乃至中药和保健品,都可以用独家拥有的商标来标志自己的产品,帮助消费者辨别,防止恶性竞争。

政府对于商标注册的基本收费只有三百多美元。除此之外,申请人需要提供其他一些材料,包括对商标的描述,对该商标适用产品或者服务的说明,等等。经常还需要提供一些图片材料。如前面提到的,并不是任何文字或者图形都可以作为商标,法律上有各种限制。有的文字是明确规定不能作为商标注册的,有的则是"本来不可以"(比如太普通,不够独特),但是已经用得久了,就可以了。申请人可以和律师事先协商,怎样提出申请,减少被驳回的概率。

如果因为某些原因,收到了美国专利商标局的"驳回通知" (Notice of Office Action),也不用急,很多时候,通过与USPTO沟通,或者提交补充材料,或者略微修改商标内容,就可以得到通过。

与专利申请相比,商标注册相对花费的时间短,费用低,却可以有效保护商业利益。在各种民营公司积极参与中美国际贸易的时代,拥有注册商标的保护可以起到事半功倍的效果。

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